Come si conduce un’analisi FTO efficace

L’indagine di Libertà di Attuazione o Freedom to Operate (FTO patent search) è un’attività fondamentale da eseguire quando l’azienda sta sviluppando un nuovo prodotto.  Lo scopo è quello di assicurarsi che non vi siano brevetti attivi in possesso di terzi che limitino o impediscano la producibilità, la vendibilità e l’utilizzabilità, senza opportuna licenza, di un certo prodotto.

QUANDO FARE UN’ANALISI FTO

Il tempismo è importante. Questo tipo di analisi è da effettuarsi prima del lancio del prodotto sul mercato: l’omissione di questa verifica, potrebbe comportare un rischio di Infringement, ovvero la violazione di brevetti di proprietà di terzi, che spesso porta a cause legali, nazionali o internazionali molto costose. L’azienda che incorra in problemi di questo tipo rischia di

• Investire in sviluppo e progettazione di un prodotto che non può essere commercializzato
• Dover ritirare il prodotto dal mercato
• Incorrere in conteziosi

Attenzione: il possesso di un brevetto valido e attivo non è garanzia di avere la Freedom to Operate. Infatti, una soluzione tecnica potrebbe essere giudicata nuova ed inventiva, ma il prodotto che si va a lanciare sul mercato potrebbe comunque violare altri brevetti esistenti.

STRUMENTI PER ANALISI FTO

L’attività inizia tipicamente con un’intervista al Committente ed un’analisi approfondita del prodotto. Lo scopo è quello di identificare le funzioni e le caratteristiche potenzialmente brevettate da terzi, per ognuna delle quali condurre un’indagine separata.

In Erre Quadro, la FTO Patent search viene condotta utilizzando strumenti avanzati e tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e text mining, al fine di identificare tutta e sola la documentazione brevettuale rilevante che potrebbe comportare un rischio di Infringement. Viene quindi effettuata un’analisi approfondita dei documenti individuati per fornire una valutazione tecnica completa e accurata.

Talvolta vengono anche identificati documenti brevettuali scaduti (appartenenti, dunque, allo stato dell’arte nota e non più coperta da brevetto) che costituiscono prove a favore della libertà di attuazione. Questo è uno dei principali vantaggi dell’analisi di freedom to operate.

IN COSA DIFFERISCE RISPETTO AD UNA INDAGINE DI STATO DELL’ARTE

A differenza delle indagini di stato dell’arte brevettuale, nell’analisi di FTO si ricerca documentazione che abbia le caratteristiche tecniche e legali per costituire un rischio di Infringement di un prodotto. La prima differenza è quindi il focus dell’indagine, ovvero l’insieme delle caratteristiche potenzialmente oggetto di brevetti di terzi che il prodotto presenta. Ogni funzione/caratteristica deve essere analizzata separatamente perché alcuni documenti potenzialmente rilevanti potrebbero anche proteggerne solo una o più.

Secondo elemento differenziante riguarda cosa analizzare nel brevetto: in una ricerca FTO, l’analisi si concentra principalmente sui claim dei brevetti attivi nelle giurisdizioni di interesse per verificare se il prodotto o processo che si intende commercializzare rientra nell’ambito di uno o più brevetti esistenti; al contrario, nella ricerca dello Stato dell’Arte si esamina l’intero contenuto del brevetto oltre ad altre fonti come pubblicazioni scientifiche.

Un altro aspetto riguarda la tipologia di brevetti analizzati. Sono di interesse:

• Documenti concessi e attivi che presentano una o più delle caratteristiche indagate interamente protette nelle rivendicazioni
• Documenti scaduti (quindi brevetti aventi più di 20 anni o modelli di utilità aventi più di 10 anni)
• Documenti in stato “pending” (cioè documenti in attesa del rapporto di esame dell’ufficio brevettuale di riferimento)

Per i documenti in status “pending” non è possibile sapere con certezza se il documento verrà concesso ed in che modo verranno eventualmente emendate le sue rivendicazioni. Pertanto, se ne consiglierà un monitoraggio frequente.

I documenti brevettuali sono diritti territoriali, ovvero impediscono la libertà di attuazione da parte di terzi solo nei paesi in cui sono attivi e concessi. Pertanto, l’indagine di FTO si limita ad indagare documenti brevettuali attivi nei territori in cui il Committente ha interesse a produrre/commercializzare/utilizzare il suo prodotto. Si possono comunque effettuare analisi estese all’intero mondo.

COSA INCLUDE UN’ANALISI FTO

Il cliente ottiene un report contenente i documenti maggiormente rilevanti, dal punto di vista della sovrapponibilità tecnica con la funzione/caratteristica del proprio prodotto. Il documento contiene note e commenti che consentono al Committente di verificare quali estratti di testo sono significativi. Per ogni documento viene inoltre indicata una “rilevanza” ovvero la pericolosità del documento per l’infringment.

L’indagine si conclude con un approfondimento effettuato dal Patent Attorney che completerà l’analisi tecnica con un parere legale approfondito, effettuato sui documenti maggiormente rilevanti.

COSA FARE DOPO L’ANALISI FTO: FTO E STRATEGIA AZIENDALE

In caso di esito negativo della libertà di attuazione, è fortemente consigliato individuare con precisione gli spazi tecnico-legali di attuabilità del prodotto e le eventuali modifiche necessarie, al fine di ridurre significativamente il rischio legale ed economico connesso alla commercializzazione.

Il Committente potrà valutare l’acquisto del brevetto o il pagamento di licenze per l’utilizzo, oppure intraprendere:

• un’attività di Design Around, ovvero la ricerca di soluzioni alternative a determinati problemi tecnici, che siano attuabili (e che spesso conducono anche al deposito di nuovi brevetti).
• un’analisi di invalidità che consiste nell’individuazione di arte nota (brevettuale o non) che possa costituire delle prove a supporto per dimostrare l’assenza di inventività e/o salto inventivo del documento che costituisce un rischio per la FTO. In questo caso si potrà valutare se le prove sono sufficienti ad intraprendere una causa legale per invalidare o limitare il brevetto della concorrenza.

CONCLUSIONI

Effettuare un’indagine di FTO significa verificare la possibilità di produrre, commercializzare ed utilizzare un determinato prodotto liberamente, in un certo territorio, senza incorrere in contraffazione di brevetti di proprietà di terzi. Per un’azienda che si avvicina alla progettazione e/o al lancio di un prodotto sul mercato, richiedere questo servizio rappresenta un approccio consapevole, cauto ed eticamente corretto allo sviluppo di un prodotto.

I database brevettuali contengono una quantità enorme di documentazione tecnica, il che rende spesso difficile individuare le informazioni realmente rilevanti. Inoltre, la complessità e la specificità del linguaggio tecnico-legale utilizzato in questi documenti richiedono strumenti dedicati che vadano oltre la semplice sinonimia o l’approccio per parole chiave, e che siano in grado di ragionare per funzione.

Per questo motivo, affidarsi a professionisti esperti e a strumenti avanzati per l’analisi FTO è fondamentale per ottenere risultati affidabili, completi e tempestivi. Un’indagine condotta con rigore metodologico consente non solo di prevenire rischi legali e blocchi alla commercializzazione, ma anche di orientare le scelte progettuali in modo più informato e strategico. In un contesto competitivo sempre più attento alla proprietà intellettuale, la libertà di attuazione non è un’opzione, ma un requisito essenziale per innovare in sicurezza e con visione.